【知財取引ガイドライン改定】発注者・受注者の責任分担を明確化｜弁護士監修

中小企業庁は2024年10月、知的財産権に関する取引ガイドラインを改定しました。この改定は、主に、発注者と受注者間の責任分担を明確にし、取引の公平性を高めることを目的としています。今回の改定について、契約書自動チェックサービス”Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を監修するメリットパートナーズ法律事務所の弁護士が、2021年の知的財産ガイドラインの策定に関与した視点から検討し解説します。

改定の背景と目的

知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側（中小企業）にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案が確認されました。そこで、発注者として注意すべきポイントを明確化するために、中小企業庁は新たなガイドラインを改定しました。

ガイドラインの改正事項

新たに定められたガイドラインでは、「基本的な考え方」として次のように明示されています。下線の箇所が主な追加事項といえます。

（基本的な考え方）

【あるべき姿】発注者の指示に基づく業務について、第三者との間に生じる知的財産権上の責任や負 担を、受注者に例外なく一方的に転嫁し、又はその旨を契約に定めてはならない。

（１）一方的な責任転嫁のおそれのある契約の禁止

改正前から発注者（通常は大企業を想定）の指示に基づく業務において、第三者との間に生じる知的財産権に関する責任や負担を、受注側（中小企業）に一方的に転嫁することは禁止されていました。しかし、一方的に責任転嫁する旨を契約に定めることは、ガイドラインでは明確には禁止されていませんでした。そのため、発注者が受注側（中小企業）にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案が確認されました。

そこで、今回の改正では「その旨を契約に定めてはならない」ということをガイドラインで明記しました。

（２）新たに追加されたモデル条項

責任転嫁行為を含む契約が締結されることを防止するに当たって、中小企業が参照すべきモデル条項として、製造委託契約書ひな形に以下のような条項が追加されました。

知的財産権等の取扱いに関する契約（製造委託契約）書ひな形

第8条 （第三者が有する知的財産権に関する紛争への対応）本業務における目的物又は目的物を組み込んだ製品（以下、「目的物等」という。）について、目的物等に起因して第三者との間に知的財産権に関する紛争が生じたときは、甲及び乙は、速やかにその旨及びその内容を相手方に通知する。前項の紛争の解決に係る負担について、甲及び乙は、当該知的財産権の侵害に係る自らの責任の範囲において当該負担の責任を負う。

（３）改正前後の契約書ひな形の責任転嫁防止条項の対比

改正前後における契約書ひな形の責任転嫁条項の有無は次の通りです。赤字が改正箇所です。

契約書ひな形の種類	改正前の責任転嫁防止条項	改正後の責任転嫁防止条項
秘密保持契約書ひな形	なし	なし
共同開発契約書ひな形	第12条	第12条（変更なし）
知的財産権等の取扱いに関する契約（開発委託契約）書ひな形	第５条	第５条（変更なし）
知的財産権等の取扱いに関する契約（製造委託契約）書ひな形	なし	第８条〔新設〕

つまり、共同開発契約書（②）と開発委託契約書（③）には、責任分担に関するモデル条項が設けられていました。具体的には以下の内容です。

共同開発契約書ひな形（②）

第12条 （不保証・第三者との紛争対応）
１ 　甲及び乙は、本開発の目的の範囲で甲及び乙が開示する技術や実施を許諾する知的財産権等について、第三者の権利を侵害していないことを保証しないことを相互に確認する。
２　 本開発に関し、第三者との間で知的財産権侵害や秘密情報の侵害を理由とする紛争が生じた場合、甲及び乙は、速やかに相手方に通知し、相互に協力して解決する。

開発委託契約書ひな形（③）

第５条 （成果の帰属及び取扱い）
１ （略）
２ 　乙は、原契約の成果が第三者の権利を侵害していないことを保証する。ただし、この保証の違反に係る乙の甲に対する賠償額は、原契約に定める報酬額を上限とする。
３ 前項の規定にかかわらず、甲が指定した仕様その他甲の指示内容が第三者の権利を侵害するものであった場合、乙は前項の責任を負わない。
４ （略）

共同開発契約（②）では、お互いが第三者との紛争の責任を相手に転嫁しない（つまり、非侵害を保証しない）ことを定めています（12条１項）、一方で、開発委託契約（③）では、受託者側（通常は中小企業を想定）が第三者の権利侵害の責任を負うのが原則となっています（5条２項）ので、原則と例外が逆になっているようにも見えます。

しかし、どちらでも、情報やアイディアを出した当事者が自己責任を負うという原則が根底にあります。そのため、開発委託契約（③）の第５条３項では、「甲（委託者）が指定した仕様その他甲の指示」の場合は、乙（受託者）は責任を負わないと明記されています。

もっとも、情報やアイディアを出した当事者が自己責任を負うという原則を貫くと、受託者側（通常は中小企業を想定）に過度な責任が生じる恐れがあります。そのため、開発委託契約（③）では、受託者側が委託者に対して負う責任の範囲は「報酬額を上限とする。」（５条２項但し書き）として、受託者側の責任の軽減を図っています。

これを前提に、冒頭の2024年の改正で追加された、製造委託契約（④）の８条２項を見ると、各自の責任と定められています。ここでも、情報やアイディアを出した当事者が自己責任を負うという原則が根底にあります。そして、知的財産取引ガイドラインでは、製造委託契約は発注者（通常は大企業を想定）が仕様（製造対象）を決めていることを前提としています。そのため、通常は発注者側が責任を負うことになる可能性が高いとも考えられます。具体的には、もし受託者が、第三者から権利侵害の賠償を求められた場合、それが委託者の指示に基づくときは、委託者に対して求償を求められるとされています（次の（４）参照）。

なお、秘密保持契約書（①）には、改正前後を通じて責任転嫁防止のためのモデル条項は設けられていません。これは、秘密保持契約が主に情報交換の段階で利用され、責任の問題が生じにくいと考えられていたためです。ただし、モデル条項が無いからといって、秘密保持契約書では責任転嫁のおそれがある契約が問題にならないということではない点にはご注意が必要です。

（４）その他に追加された、発注者の注意事項

契約の禁止事項以外に、発注者側の注意事項として、以下のようなことが追加されています。

発注者による調査費用の負担

発注者が自ら目的物の仕様等を決定し、その決定に受注者が関与しておらず、かつ、第三者が有する知的財産権を侵害していないことに係る調査が必要となるときは、原則として、発注者が自らの負担で当該調査を行わなければならない。

発注者による指示内容等の開示、求償等

受注者に帰責事由がないにもかかわらず、第三者が受注者を相手に訴訟を起こしたときは、原則として、発注者は、受注者からの、目的物の仕様等の決定に係る経緯や受注者 に対する指示の内容等を開示する旨の要請や、当該紛争によって受注者に生じた第三者への損害賠償についての求償等に応じなければならない

（５）発注者の責任の所在となる「指示」とは

【あるべき姿】等でいう（発注者の）「指示」とは、以下のような、結果として第三者が有する知的財産権を侵害することとなるきっかけとなった行為（「示唆」等）も含まれ得るとされています。

発注者の「指示」に含まれ得るもの：

●第三者が有する知的財産権を含む仕様等を用いて生産すべきことについての、口頭やメールでの示唆
●第三者が有する知的財産権を含む仕様等を用いて生産しなければ、他の製品も含めて取引を停止する等、受注者側に不利益を被らせることの示唆

受注者による記録の保持とその重要性

受注者は、自身に帰責事由がないことを証明するために、発注者からの指示やその経緯を記録に残しておくことが望ましいとされています。具体的な方法としては、以下のような手段があります。

指示の記録: 受注者は、発注者からの指示を口頭やメールで受けた場合でも、その内容を文書化し保存しておくことで、将来の紛争に備えることができます。例えば、「手書きのメモのような簡素なものを含む」とされています。

まとめ

今回の知財取引ガイドラインの改定は、発注者と受注者間の不公平な責任転嫁を防ぐための重要なステップです。改定前後のガイドラインや契約書ひな形を参考にすることで、企業間の取引をより透明で公正なものにし、大企業と中小企業のコラボレーションが促進されることが期待されます。

参考資料： 中小企業庁の知財取引ガイドライン